При заключении лицензионного договора, а также при согласии с его существенными условиями и другими положениями, лицензиат должен решить, какую лицензию он получит — простую (неисключительную) или исключительную.
Практическое значение имеет вопрос о том, имеет ли лицензиат исключительное (неисключительное) право на использование интеллектуальной собственности. В качестве альтернативы контрагент (лицензиат) может предоставлять аналогичные разрешения другим лицам и, кроме того, оставлять за собой право использовать интеллектуальную собственность самостоятельно.
В интересах лицензиата предлагать эксклюзивную лицензию. В то же время может возникнуть необходимость заключить договор на условиях простой лицензии. Кроме того, закон не запрещает сочетать в договорах оба вида отпуска.
Правила, рассмотренные ниже, помогут вам понять, какой из этих трех вариантов лучше выбрать в конкретном случае. После того как лицензиат выберет подходящий тип лицензии, его условия должны быть правильно оформлены в договоре.
Исключительные разрешения.
В принципе, лицензиату имеет смысл выбрать исключительную лицензию. На это есть три причины.
Во-первых, лицензиат полностью защищен тем, что, помимо бенефициара, другие лица имеют право использовать объект тем же способом, который предоставлен лицензиату. Иными словами, лицензиат защищен от потенциальных конкурентов, поскольку обладает исключительным правом на использование объекта в пределах, установленных договором. Например, лицензиат может приобрести исключительное право на размещение товарного знака на продаваемом продукте. Такое использование торговой марки может значительно увеличить доходы от продаваемого товара (особенно если марка известна на уровне бренда).
И наоборот, если выбрана простая лицензия, всегда существует риск, что другие лица могут приобрести те же права, что и лицензиат. Это означает, что лицензиар, выдающий простую лицензию, может заключить лицензионное соглашение с другой стороной, аналогичной лицензиату. В результате интересы лицензиата могут быть нарушены.
Во-вторых, лицензиат может запретить лицензиару использовать интеллектуальную собственность тем же способом, каким она была предоставлена лицензиату.
Более того, данный запрет считается установленным по умолчанию. То есть если лицензионный договор не содержит условия об использовании объекта лицензиаром (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). (Российская Федерация). До 1 октября 2014 года лицензиат должен был убедиться, что запрет на использование объекта лицензиаром прямо предусмотрен в договоре (хотя сейчас имеет смысл предусмотреть такой запрет, делать это необязательно)).
Упрощенная лицензия не может запрещать лицензиару использовать объект самостоятельно. Даже если лицензиат, получивший такую лицензию, включит в договор пункт, запрещающий использование объекта лицензиаром, суды не примут этот пункт во внимание в случае возникновения спора.
В-третьих, лицензиат сможет защитить свои права против нарушителей (третьих лиц) более широкими способами, чем если бы он получил простую лицензию.
Так, закон разрешает лицензиатам с исключительной лицензией использовать способы защиты, предусмотренные статьями 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ).
Как показывает практика, лицензиатам часто приходится защищать свои права именно такими способами.
В то же время лицензиаты должны понимать, что они могут защищать свои права только в отношении целей, способов и областей использования, предусмотренных лицензионным договором. Иными словами, если третье лицо использует объект в объеме, не предусмотренном лицензиатом, лицензиат не сможет воспользоваться способом защиты, описанным в статье 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если лицензиат получил простую лицензию, то его право не может быть защищено способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (Решение № 5/29, п. 27). Такой лицензиат вправе обратиться к прокурору с заявлением в суд о прекращении правонарушения — юридического лица или уголовного приостановления — деятельности индивидуального предпринимателя (статья 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации). Также можно сообщить бенефициару о том, что его авторские права нарушены третьим лицом. В этом случае лицензиар (правообладатель) вправе предъявить соответствующие требования к нарушителю (например, получить компенсацию).
Неисключительный отпуск.
Несмотря на преимущества исключительных лицензий, бывают ситуации, когда лицензиату приходится соглашаться на заключение договора на условиях простой лицензии.
Эти ситуации можно разделить на две группы в зависимости от того, какая сторона наиболее заинтересована в предоставлении простой лицензии: лицензиат или лицензиаты.
Интересы лицензиата.
Юрисдикционные преимущества.
Во многих случаях лицензиат договаривается о заключении лицензионного договора только на условиях простой лицензии.
В этом случае лицензиат может попытаться убедить лицензиата предоставить исключительное разрешение. В частности, лицензиат, заинтересованный в получении исключительного разрешения, может пойти на определенные уступки.
Если лицензиат не убеждает лицензиата предоставить ему исключительное разрешение, но договор должен оставаться заключенным, лицензиат должен согласиться на простую лицензию.
Сочетание исключительной и простой лицензий
Законодательство допускает получение лицензиатом двух лицензий на одну и ту же интеллектуальную собственность: простой и исключительной. Однако это возможно только в том случае, если лицензии выдаются на разные способы использования объекта (пункт 3 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Например, в договоре, заключенном в отношении записи, может быть указано, что лицензиар предоставляет лицензиату право использования объекта в следующих пределах
Соглашения, предусматривающие предоставление различных лицензий на различные виды использования, считаются действительными и не противоречащими друг другу.
В случае регистрации предоставления права использования по такому соглашению Регистратор не вправе отказать в регистрации». В частности, к такому выводу пришел Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении № 2 от 12 марта 2013 г. 13921/12 (вывод суда актуален и сегодня, несмотря на то, что на момент рассмотрения спора предметом регистрации являлся сам лицензионный договор, а не факт предоставления прав).